【百道网游云庭专栏】土豆网是纳斯达克上市公司，注册商标第41类中的各种和娱乐有关的服务项目都和该公司有关，但土豆网把该公司网站名称申请为商标的努力却因为有在先的近似商标而失败了，我们发现，虽然土豆网的主要服务——视频分享和点播实际目前并不是可申请商标的服务，因此，如何处理此类商标申请对法律工作者提出了更高的要求，下面是我们对有关法院判决书的摘要和我们的评论。
案情摘要
上诉人（一审原告）：上海全土豆网络科技有限公司
被上诉人（一审被告）：国家工商行政管理总局商标评审委员会
一审法院：北京市第一中级人民法院 案号：（2011）一中知行初字第2507号
二审法院：北京市高级人民法院 案号：（2012）高行终字第571号
2007年4月9日，全土豆公司向商标局提出5987416号注册“土豆TOODOU”商标的申请，指定使用服务为第41类流动图书馆、、函授课程、安排和组织会议、在线电子书籍和杂志的出版、提供在线电子出版物（非下载）、电影放映、数字成像服务、电影制作、录像剪辑、（在计算机网络上）提供在线游戏。
2010年1月28日，商标局作出《商标部分驳回通知书》，以与在先的引证商标“小土豆英语”近似唯有，对于申请商标在“流动图书馆”以外的其他类别上的注册予以驳回。全土豆公司不服该决定，向商标评审委员会提出复审申请。2011年6月8日，商标评审委员会作出商评字第10237号决定，决定申请商标在全部复审服务上的注册申请予以驳回。
全土豆公司不服该决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。一审法院认为：本案中“土豆”是申请商标与引证商标的主要认知部分，考虑到中文呼叫在商标认知中的重要作用，同时商标知名度只是商标申请的考虑因素之一，并非唯一因素。因此，一审法院认为申请商标与引证商标构成近似商标，判决维持商标评审委员会作出的第10237号决定。
全土豆公司不服一审判决，提起上诉。其理由为：申请商标与引证商标虽然都含有中文“土豆”二字，但是在含义上不尽相同，在整体上都各有特点，不会引起消费者混淆，因此并不构成近似商标；申请商标因通过广泛使用和宣传已具有较强显著性，使得“土豆TUDOU”一词在41类上的指定服务上形成与全土豆公司唯一对应的关系，申请商标注册使用不会造成相关消费者的混淆和误认。
二审法院认为，本案的焦点问题在于第一、申请商标与引证商标是否构成近似商标；第二、申请商标具有一定知名度是否足以导致申请商标具有商标法意义上的显著性。
首先，本案引证商标中“英语English”一词用于指定使用的教育等服务显著性较弱，故其显著识别部分为“小土豆Small Potatoes”，申请商标与引证商标均为文字商标，而其中的“土豆”均为两商标的主要认知部分，考虑到中文呼叫在商标认知中的重要作用，申请商标与引证商标构成近似商标。
其次，全土豆公司认为申请商标已通过使用获得一定知名度，相关公众不会将申请商标与引证商标相混淆，故申请商标的注册未违反商标法第二十八条的规定，应予核准注册。但是，根据全土豆公司提供的证据，“土豆网”是作为一个视频分享网站的名称进行使用，其所具有的广泛影响仅仅限于“土豆网”这一名称上，而且也限于网站经营服务。“土豆网”在网站经营服务上的知名度不能使申请商标使用在上述指定服务类别产生显著性。
综上，一审审判决及第10237号决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，二审依法维持原判。
律师评论
对于和在先商标冲突的问题，土豆网应该在申请前就已经知道，因此，他们的策略可能是，商标被初审驳回后，以“土豆网”的名称经过使用获得显著性，可以和在先的商标进行区分为申请复审，通过复审获得商标注册。
但是一二审法院的两个论点使土豆网的努力没有成功：第一，商标知名度只是商标申请的考虑因素之一，并非唯一因素。第二，土豆网的服务属于网站经营服务。我对其中的第二点不能认同，理由是：法院的判决书中认定的土豆网的服务主要为网站经营服务，但这个表述并不完全符合土豆网的服务。
土豆网的服务主要为网站经营服务范围就过于宽泛，网站经营的内容可以有很多种，几乎每一种线下的服务都可以通过由网站服务变成线上的网站服务，实际对于每一个网站提供的具体服务还是应该根据实际情况进行确定。
土豆网提供的服务包括两部分，第一部分是由网友分享和上传视频，供网站用户点播，类似YouTube，第二部分是影视剧的在线点播，类似Hulu。对于这两部分的服务，因为比较新，所以在尼斯分类和中国国家商标局的《商标注册用商品和服务分类说明》中都没有。
和这两部分内容比较接近的类别在第38类的电视播放、有线电视播放，以及第41类的电视娱乐（television entertainment），电影放映等，另外第41类还有另一个涉及在线娱乐的服务——在线游戏。因此，土豆网的服务虽然不在目前的商标可以申请范围内，但肯定是和第38、41类商标最接近的。而土豆网在相应服务上确实具有很高的知名度，其显著性应该可以和作为引证商标，用于教育类服务的小土豆英语产生足够的区别。
最后，互联网时代新出现的网络服务类型非常多，但官方的商标分类不一定能及时更新，比如我们之前就介绍过，云计算等服务是今年才加入商标申请范围的，而这部分的商标也是需要保护的。此时就会对法院的审判和商标律师的服务提出了更高的要求，至少律师应当代表当事人，就尚未加入商标申请的产品和服务的属性向法院提供明确的说明，让法院审判时能明确相关商标的保护范围，以便更准确地适用法律。
（本文作者：游云庭，上海大邦律师事务所高级合伙人，知识产权律师）
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